특허 업무

발명품을 만들어서 이를 보호코자 한다면, 당신은 경험이 많고 변호사 자격증이 있으며 미국특허청에 등록되어 있고 특허 과정에서 이끌어 줄 수 있는 변호사가 필요합니다. 신청 종류는 실용특허출원, 의장특허출원, 식물특허출원 또는 임시특허출원이 있습니다. 상담을 통해 발명품이 어느 쪽에 해당하는지 알려드립니다.

특허 신청

A. 1단계: 특허 탐색

발명품에 이미 특허가 있는지 알아보기 위해서 특허가능성(신규성,진보성, 유용성) 여부 탐색을 통해 특허 등록 절차로 넘어가도 될지 판단하게 됩니다. 만약 동일하거나 유사성이 높은 발명품에 이미 특허가 등록되어 있다고 판단되면 고객님은 특허 신청을 하지 않음으로서 돈과 시간을 절약하실 수 있습니다. 그러나 발명품이 이전의 것들과 큰 차이점이 있다면 특허 등록 절차를 밟으시는 것을 추천드립니다. 이런 포괄적인 탐색은 미국특허청과 함께 진행됩니다. 특허가능성에 대한 판단 외에도 탐색 결과를 통해 유용하고 관련있는 정보들을 추가적으로 얻을 수 있습니다. 통상적으로 저희 회사는 일반적인 복잡성을 가진 특허 탐색에 있어 케이스 당 비용을 받지만 컴퓨터 소프트웨어, 전자기기 및 비지니스 방식 등의 복잡한 특허 신청에 있어서는 시간 당으로 비용을 받습니다. 탐색 결과를 얻는데는 복잡성에 따라 다르지만 통상적으로 2주가 걸리게 됩니다. 결과서는 pdf 파일로 저희가 찾은 이전의 모든 물품 특허 및 신청, 특허변호사의 특허가능성에 관한 의견 서면, 탐색한 이전 물품과 비교분석한 고객의 발명품에 대한 서면이 포함됩니다.

B. 2단계: 특허 신청과 절차

발명품이 특허가능성이 있다고 판단되면, 신청서를 작성하게 됩니다. 진행시간과 요금은 대상의 복잡성과 기술에 따라 달라질 수 있습니다. 저희의 정규 실용특허출원과 관련한 통상적인 비용은 8,000 달러부터 시작합니다. 미국특허청에 처음으로 신청하는 비용과 도안 제작이 포함된 비용입니다. 다른 변호사들은 이 둘을 개별적으로 청구한다는 점에서 저희쪽에서 하시면 비용을 많이 절약하실 수 있습니다. 경쟁자들을 이기고 승인률을 높이고 법정에서 발명품을 보호하기에 적합한 높은 수준의 신청서를 작성하게 됩니다. 신청서가 접수되고 약 6개월에서 1년 후에 특허청이 신청을 승인하거나 거절하는 통지를 합니다. 통상적으로 특허청에서는 신청에서 여러가지를 수정하라고 요청합니다. 다른 경우, 특허청의 거절을 해결하기 위한 실질적인 주장을 준비해야 합니다. 특허청의 통지에 대해 잘 대처해야만 신청이 승인될 수 있습니다. 신청서를 접수한 즉시, 발명품에 다른 사람들에 대한 경고로 “특허 진행중”이라는 문구를 사용할 수 있습니다. 이 표시는 장래의 특허권 침해자에게 특허권이 발부된 후에 손해배상책임이 있음을 알리는 용도로 사용할 수 있습니다. 주의: 만약 발명품의 기능보다 외관을 보호하려는 것이라면 위에서 설명한 “실용특허출원”보다는 “의장특허출원”이 더 적합합니다. 의장특허는 실용특허 보다 간단합니다. 저희 회사 의장특허출원 비용은 3,000불이고 미국특허청 제출 비용이 포함되어 있습니다. 저희 회사는 미국 내 주와 특허협력조약(PCT)을 통한 여러 해외 특허 신청을 동시에 직접적으로 진행해왔습니다. 해외 특허 신청은 복잡하고 비쌉니다. 상담과 견적문의를 위해 전화주시기 바랍니다.

의견서는 무엇인가요?

의견서에는 기존특허 기재서, 침해 기재서, 특허가능성 기재서 등의 종류가 있습니다. 일반적으로, 먼저 고객은 물품 사용중단 서류를 받게 되는 특허권 침해 소송에 대한 대응으로 다음 단계를 알아야합니다. 유능한 특허 변호사에게 의견을 듣는 걸 추천드립니다. 법률적 의견 기재서는 긍정적인 효과가 있고 손해가 커지고 변호사 비용이 더 드는 것을 막아줍니다. 특허 전문 변호사의 효과적인 소송 전략과 실행을 함께 활용한 경우 좋은 결과를 얻을 수 있다는 것은 수많은 케이스에서 알 수 있습니다. 저희의 의견서는 준비서면만큼 철처하게 작성되고 이에는 장차 경쟁자가 공격했을 때와 연방 판사의 정밀 조사의 관점이 포함되어 있습니다.

값비싼 결과를 피하려면……. 미국 특허법과 미국 연방순회항소법원은 특허권을 침해한 회사에게 적절한 주의 의무를 부과하고 있습니다. 의무를 다 하지 않은 경우, 미국 특허법 제284조와 제285조에 따라 법원은 의도적으로 특허권을 침해한 자에게 실제 손해와 변호사 비용의 세 배까지 부과할 수 있습니다. 철저하게 작성된 의견서는 회사가 이런 값비싼 결과를 피할 수 있도록 해줍니다.

독자적인 법적 의견서… 저희는 경험에서 얻은 지식과 판단력을 통해 기업 고객을 위한 고품질의 침해 및 타당성에 관한 의견서를 제공합니다. 저희 특허 변호사의 준비, 시행, 의견서, 소송 및 항소에 관한 경험을 토대로 실제 소송이나 위협을 받을 때 도와드립니다.

특허 탐색
미 특허청 거부통지

미 특허청에 특허 신청이 들어가면, 신청에 특허 심사 변호사가 지정됩니다. 첫번째로 심사관은 모든 필요 형식이 충족됐는지 판단하게 되고, 두번째로 신청이 현재 신청되고 등록된 특허의 관점에서 봤을 때 새로운지 판단하게 됩니다. 만약 심사관이 신청을 거절할 이유를 발견한다면 거부통지를 발행하게 됩니다.

특허 신청을 하고 최소 몇개월 후에야 처음 통지서를 받게 되고, 일반적으로는 미특허청에 앞서 제출된 신청들과 신청에 배정된 심사관의 능력에 따라 신청일로 부터 1년 후에 받게 됩니다.

변호사를 선임한 경우, 모든 특허청 통지는 변호사 사무실로 바로 가게 됩니다. 거부통지서가 오면 변호사와 고객이 함께 거부의 범위와 거부를 해결하기 위한 방안에 대해 의논하게 됩니다. 거부통지는 흔히 있는 일이고 특히 실용특허출원의 경우 최소 한번은 거부통지를 받게 됩니다. 저희는 심사관은 거부에 반박하는 주장을 하거나 신청을 수정하여 거부 이유를 해결했다고 주장하는 방법을 통해 성공적으로 거부를 해결하고 있습니다. 특히 두번째 거부통보나 최종 거부통보의 경우 심사관과 전화 인터뷰를 진행하는 것은 거부를 해결하는데 굉장히 효과적입니다.

저희와 특허신청을 처음부터 진행하지 않으셨더라도 미특허청의 거부통보에 대해 문의가 있으시면 저희에게 연락주시기 바랍니다.

의장특허출원

기간

의장특허는 발급일부터 15년동안 유효합니다.

의장특허 침해 판단

Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.의 판결에서 연방순회법원은 특허침해에 관한 새로운 기준을 설정했습니다. 연방순회법원은 “일반적인 관찰자”의 관점에서 의장특허가 “상당히 동일”하게 보이는 것많으로도 특허침해에 해당한다고 판결했습니다.

국제특허

해외 특허 신청과 특허협력조약(PCT)

특허신청은 관할 구역이 정해져 있어서 신청된 국가에서만 통용이 됩니다. 따라서 다른 나라에서도 특허권을 가지려면 그 나라에서도 개별적인 특허 신청을 해야합니다. 해외 특허 신청은 복잡하므로 아래에서는 미국에서 특허 신청을 한 후 고려할 수 있는 관련 전략들을 살펴보겠습니다.

I. 왜 해외특허신청을 해야 할까요?

앞서 말했듯이 미국에서 제출된 특허 신청은 미국 내에서만 효력이 있고 국제적으로 통용되는 특허권은 없습니다. 해외특허권을 얻기 위해서는 각국의 특허법이 다르기 때문에 각 국에 직접 신청을 해야합니다. 이렇게 하는 대신, 특허협력조약(PCT)신청을 통한 단 한번의 특허 신청으로 여러 국가에서 특허권을 얻을 수 있습니다. 밑에서 이에 대해 더 자세하게 서술하도록 하겠습니다.

그러면 왜 해외특허신청을 해야 할까요? 가장 큰 이유는 사업을 하고 있거나 사업을 하려는 타국에서 보호를 받기 위해서 입니다. 사업을 하는 국가에서 특허 신청을 하고 특허 등록을 하는 것을 통해 특허 침해자에 대해 특허권을 행사할 수도 있고 항변(방어)으로도 사용할 수도 있습니다. 특히 정부와 사업을 하는 경우 정치적 중요성을 가질 수도 있습니다.

II. 어느 국가에서 특허 신청을 해야할까요?

간단하게 특허 신청을 특허권을 행사하고자 하는 국가에서 하면 되지만 여러 다른 고려사항도 있습니다. 첫번째로 거래가 일어나는 국가, 소비자의 위치 또는 생산 등 현재 사업을 하고 있거나 사업을 하려는 국가를 고려해야 합니다. 다른 고려사항으로는 경쟁자가 어디에 있는지와 특허권을 공격적 용도로 사용할 국가나 라이센스나 판매를 통해 수입을 얻을 국가가 있습니다.

하지만 현실적으로, 해외 특허 신청 비용이 굉장히 많이 들 수 있기 때문에 비용편익분석이 반드시 행해져야 하고, 모든 국가나 관할구역이 현실적으로 특허권을 행사할 수 있는 정교한 특허권체계를 갖추지 않고 있다는 점도 고려해야합니다. 기업의 전반적인 특허 관련 목표가 기업의 예산, 특허권 관할구역에 관한 분석, 해당 국가에서의 경쟁자나 라이센스 목표 판단 그리고 일정 기간이 경화하면 특허 신청을 불가능하게 하는 시간적 제약 여부에 부합해야 합니다. 신청 기간과 관련해, 특허법은 특히 해외에서의 특허 신청 기간에 민감하기 때문에, 해외에서 정해진 기간 내에 신청을 못한 경우 아예 신청이 불가능 할 수도 있습니다. 신청 기간을 아래에서 더 이어집니다.

하지만 일반적으로 대부분의 기업은 미국과 유럽을 특허 신청에 있어 가장 중요한 국가로 보고 있습니다. 그 외로 신청해야 할 국가는 보호하려는 발명품의 종류에 따라 다를 수 있습니다. 의료장비는 주로 유럽, 일본, 중국, 한국, 캐나다, 멕시코, 호주에서 특허 신청이 이루어지고, “기술” 특허는 일반적으로 유럽, 한국, 일본, 대만, 인도, 중국, 캐나다, 브라질, 러시아, 호주에서 이루어집니다.

III. 해외특허신청은 어떻게 하나요?

A. 타국에서 직접 특허 신청

특정 한두 국가에서 특허 신청을 하기로 결정되면 그 국가에 직접 신청을 하는 것이 좋습니다. 이는 최초의 미국 특허 신청 일자로부터 12개월 내에 이루어져야 합니다. 종종 처음으로 미국 특허 신청을 하고 외국출원 허가를 받은 직후에 해외특허신청을 하기도 합니다. 정부에 내야 하는 특허 신청 비용, 번역비용, 반드시 필요한 특허 변호사나 대리인 비용으로 인해 해외특허신청은 굉장히 비쌉니다. 따라서 여러 국가에서 신청을 했지만 아직 어떤 국가로 할지 확실하지 않은 경우, 직접 특허 신청을 하는 것은 비용과 시간이 많이 들어갑니다. 이 경우, 특허협력조약(PCT)가 좋은 대안이 될 수 있습니다.

B. 특허협력조약(PCT)

각국에 직접 신청을 하는 대신, 특허협력조약을 통해 해외신청 절차를 간소화할 수 있습니다. 미국특허신청을 한 후 12개월 내에 단 한개의 특허협력조약 신청을 제출하게 되면 모든 특허협력조약 가입국에 있어 미국신청의 우선일자를 가질 수 있습니다. 예시로, 만약 6개의 다른 국가에서 특허를 보호받고 싶다면 그 국가들이 특허협력조약 가입국임을 전제로 하나의 특허협력조약을통해 신청할 수 있습니다. 이렇게 되면 각국에서 미국특허신청의 우선일자를 얻게 됩니다. 특허협력조약 가입국 참고바랍니다(https://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html). 개별국의 국내단계 신청(National Stage Application)을 미국 특허 신청일로 부터 총 30개월 (몇몇 국가에서는 31개월) 내에 하면 됩니다. 이의 가장 큰 혜택은 어느 국가에서 특허를 보호 받기로 확실히 정하지 못한 경우에 기한을 연기할 수 있다는 점입니다. 현재 여러 국가에서 특허 신청을 할 예산이 없는 경우 한번의 특허협력조약(PCT) 신청을 통해 권리를 30개월 동안 지킬 수 있고 그동안 어느 국가에서 특허 신청을 하는 것이 이득일지를 판단 할 수 있습니다. 특허협력조약(PCT)에서 주의할 점은, 특허권자나 발명자 중 최소 한명이 미국 시민권자거나 거주자여야 한다는 것이고 이를 충족하지 못 할 경우 특허협력조약(PCT) 신청은 다른 국가에서 해야합니다.

IV. 언제 해외특허신청을 할까요?

이것이 가장 중요한 문제일겁니다. 일반적으로, 해외신청 (혹은 특허협력조약 신청)은 미국 특허신청 우선일자로 부터 12개월 내에 해야합니다. 따라서, 첫 신청이 미국 실용특허출원이라면, 그 신청일로 부터 12개월 이후가 마감일입니다. 파리협약에 따라 기간 내에 특허협력조약 신청을 했다고 가정했을 때, 해외신청의 신청일자가 이전 신청일자와 동일하게 되는 것과 같이 해외신청이나 특허협력조약(PCT) 신청에서 이전 신청일자의 혜택을 얻을 수 있습니다. 이 경우 미국 가출원(Provisional applications)에는 어떤 영향을 미칠까요? 만약 가출원이 먼저 제출되었다면, 가출원을 하고 1년 이내에 해외신청을 반드시 해야합니다. 직접 신청(direct filing)의 경우, 외국에서 신청을 하기 이전에 해외신청자격 (Foreign Filing License)을 받아야합니다. 하지만, 해외신청자격(Foreign Filing License)은 특허협력조약(PCT) 신청을 하는 경우 미특허청을 통해 신청을 하게 되므로 별도로 필요하지 않습니다.

만약 실용특허출원 (혹은 가출원 신청) 신청 일자로 부터 1년이 되기 전에 특허협력조약(PCT) 신청을 했다면, 특허협력조약(PCT) 신청시 지정한 국가에서 국내단계신청(National Stage Application)을 할 수 있는 18개월을 추가로 얻게 됩니다.

해외신청을 할 수 있는 방법은 여러개가 있지만, 일반적인 방법은 아래와 같습니다.

(1) 미국 실용특허출원 (정규출원/nonprovisional) 제출;

(2) 1년 이내에 특허협력조약(PCT) 신청 후

(3) 첫 미국 실용특허출원 신청일자로 부터 30개월 이내에 국내단계신청(National Stage filings) 절차 따름

특허신청의 트랙원(Track One) 미특허청 심사

특허 절차는 일반적으로 복잡하고, 거절의 위험성이 높고, 처음 신청부터 마지막 승인까지 굉장히 오랜 시간이 소요됩니다. 미국에서, 실용특허출원은 발급까지 대략 3년이 걸리고 가끔 더 걸릴 수도 있습니다. 하지만 미특허청은 다양한 우선처리 프로그램과 그외 신속하게 처리할 수 있는 선택권를 제공합니다. 현재 가장 잘 알려진 것은 트랙원 특허 심사(Track one patent examination)입니다.

트랙원 우선 심사의 기본정보

트랙원 우선 심사는 현재 시범 프로그램이지만 특허신청을 신속히 진행할 수 있는 가장 인기있는 방법입니다. 트랙원은 실용 또는 식물특허출원을 신청시 “요청”으로 신청하게 되고 12개월 내에 최종 단계까지 도달할 수 있습니다. 계속출원(continuation application)과 재심사청구(RCE application) 신청시에도 트랙원을 신청할 수 있습니다. 2018년까지, 특허신청부터 첫 통지서를 받기까지 걸린 기간은 평균적으로 2개월 내이고, 특허신청부터 최종 단계 (최종 거부, 포기통지 혹은 승인통지)까지는 7개월 내입니다. 현재 신청 비용은 처리 비용과 기본 신청비(아래 표 참조)를 포함해서 대기업(large entity), 중소기업(small entity), micro entity인지에 따라 각각 4,000달러, 2,000달러, 1,000달러 입니다. 미특허청은 매 회계년도에 최대 10,000개만의 요청을 받고 있습니다. 또한 트랙원은 4개의 독립청구항(independent claims)과 30개의 종속청구항(dependent claims)으로 제한됩니다. 흥미로운 점은, 2016년 기록에 따르면 트랙원으로 신청한 경우 그렇지 않은 경우 보다 더 높은 승인율을 보여준다는 점입니다. (84.9% v. 69.2%)

주의할 점은, 트랙원은 신청을 빠르게 처리하기 때문에 신청자도 이 속도에 맞춰야 하고 그렇지 못 할 경우 트랙원이 취소된다는 점입니다. 예를 들어, 트랙원의 우선심사는 1) 신청과 관련해 기간연장을 신청하는 경우; 2) 미특허청이 “최종” 틍지서를 보낸 직후; 3) 신청자가 재심사청구를 요청하는 경우; 4) 신청자가 항소하는 경우; 또는 5) 신청자가 4개의 독립청구항(independent claims)과 30개의 종속청구항(dependent claims)을 초과하여 신청을 수정하는 경우 취소됩니다. 또한, 트랙원은 미국 국내단계진입(US national phase entry) (본래 외국에서 신청을 한 후 외국신청의 우선일자로 미국 국내단계진입을 하는 경우)의 경우 불가능하고 또는 재발급 신청, 최초 의장특허출원, 가출원, 재심사 절차의 경우도 불가능합니다. 하지만 위에서 언급했듯이, 트랙원은 계속출원과 재심사청구와 함께 요청할 수 있습니다.

트랙원 신청시 필요조건

미특허청은 매 회계년도에 최대 10,000개만의 트랙원 요청을 받고 있습니다.

https://www.uspto.gov/corda/dashboards/patents/main.dashxml?CTNAVID=1007 에서 상황을 확인할 수 있습니다. 다른 필요조건은 다음과 같습니다.

(1) 트랙원 요청은 특허신청일과 동일한 날짜에 요청해야 합니다. 신청을 한 후에 트랙원을 요청하려는 경우, 계속출원과 함께 신청해야 하고 모든 신청비용과 트랙원 비용을 지불해야합니다;

(2) 설명서, 도안, 청구항 (다수의 독립청구항은 허용되지 않고, 다해서 4개의 독립청구항(independent claims)과 30개의 종속청구항(dependent claims)을 초과할 수 없습니다);

(3) 발명가의 선언과 신청 자료 용지;

(4) 후술되는 신청 비용;

(5) 우선심사비용;

(6) 처리비용

2019년 8월 기준 미특허청의 트랙원 심사와 실용특허출원의 비용

비용상세	Micro Entity*	중소기업	대기업
실용특허출원	430달러	785달러	1,720달러
우선심사요청	1,000달러	2,000달러	4,000달러
처리비용	35달러	70달러	140달러
총비용(초과청구항 비용 제외)	1,465달러	2,855달러	5,860달러

비용 써머리 :

Utility Patent Application fee incl. Attorney, Drawing & USPTO fee: 총 $8,000

Design Patent Application fee incl.Attorney, Drawing & USPTO fee: 총 $3,000

*Micro Entity의 요건은 다음을 참조하세요

https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/micro-entity-status-gross-income-limit

발급을 더 신속하게 받는 추가적인 방법

우선심사(accelerated examination), 특허심사하이웨이(patent prosecution highway/PPH), 의장특허출원을 위한 신속심사와 같이 심사절차를 빠르게 진행시킬 수 있는 여러 방법이 있습니다. https://www.uspto.gov/patent/initiatives/patent-application-initiatives/uspto-patent-application-initiatives-prior 에서 차이점을 확인하실 수 있습니다. 간단히 심사관에게 연락하여 진행상태를 확인하는 비형식적인 방법들도 있습니다. 심사관들은 종종 대량의 특허신청을 처리하게 되는데 진행상태를 요청하게 되면 심사관들이 나중에 처리하려고 했던 신청을 먼저 확인하게 할 수 있습니다.

마찬가지로, 미특허청 통지서를 받은 후 양쪽에 불명확한 부분이 있다면 심사관에게 인터뷰를 요청하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 인터뷰 요청시 비용은 청구되지 않으며 그 여부가 최종통지서 이후에는 심사관의 재량에 맡겨지지만 그 전이라면 일반적으로 요청이 받아들여집니다. 심사관과 통지서에 관해 이야기를 나누게 되면 신속하게 승인통지서를 받는데 도움이 될 수 있습니다.