-상표권 관련 업무
- 상표 신청&등록
상표란
상표는 특정 브랜드, 더 정확히는 특정 제품이나 서비스의 출처를 알려준다. 상표는 이름, 로고, 슬로건 혹은 어떤 경우 브랜드를 생각나게하는 소리나 색, 향기도 될 수 있다. 상표등록을 하는 것은 상표와 관련된 제품과 서비스를 보호하고 사업을 운영하는 당신의 능력을 강화할 수 있다. 이 승우 변호사는 미국 특허청 (USPTO), 주 상표 신청, 해외 상표 신청 등 수백건의 상표 신청을 진행했다.
상표 검색과 신청 패키지
추천하는 상표 신청과 검색 서비스는 다음을 포함한다
- 초기 상표 상담 과 사전 전략
- 이 승우 변호사와 상담을 통한 동일 상표 검색과 다른 상호와 중복 (clearance report) 여부를 확인하여 결과와 신청 전략 수립
- 제품과 서비스의 상표권 보호와 시행을 최대화하기 위한 묘사의 전략적 준비
- 상표 신청 초안 작성, 준비 및 접수
- 특허청 심사 결과 통지서 대응
- 기록 서비스와 신청 상태 업데이트 담당
- 등록 확인서
- 갱신 및 서비스 감독
연방 상표 등록이 되면 다음의 상당한 혜택이 있습니다
– 미국 내에서 상표 소유권이 있음이 확인
– 소유권의 증거와 소유권이 있음을 추정
– 연방 법원 관할권 (상표권 침해를 막기위해 소송을 하는 경우)
– 연방 상표 등록은 해외 상표권을 얻는데 쓰일 수 있음
– 상표권을 침해하는 해외 제품 수입을 막기 위해 등록 신청시 미국 관세청에도 신청 할 수 있음
- 동일 상표 검색
상표 등록을 신청하기 전에 상표 검색을 하는 것은 문제의 소지가 있는 신청을 하지 않기 위해 굉장히 중요합니다. 우리는 포괄적으로 미국과 해외 상표 검색을 시행합니다. 우리의 검색은 그저 검색 보고서를 제공하는 것이 아닙니다. 우리의 검색은 그 결과에 따라 이를 논의하기 위해 상표법 변호사와의 상담 및 동일 상표의 상표 등록 상황을 알아보는 과정을 포함합니다. 예를 들어, 문제의 소지가 있는 문양이 상표 등록이 진행되고 있거나 곧 상표 등록이 될 것이라는 사실을 알고 있다면 상표를 등록하는데 영향이 있을 수 있습니다.
동일 상표 검색이 꼭 필요한가?
브랜드를 시작하거나 출시하는 과정을 제외하고 동일 상표 검색을 하는 것은 가장 중요한 과정 중 하나입니다. 첫번째로 검색은 미국특허청에서 상표 등록이 될 가능성을 가늠하게 합니다. 또한, 상표 등록을 하는데 문제가 될 수 있는 이미 등록된 유사 상표나 진행 중인 신청이 있는지도 알아봅니다. 검색을 통해 미국특허청이 상표 신청을 받아 들여준다고 할 경우 이전 상표권자가 당신의 상표에 반대할지도 판단하게 됩니다.
상위 상표권자가 있는지 사전에 아는 것은 굉장히 중요합니다. 그런 경우, 미국특허청에서 상표 등록이 거절될 가능성이 있거나 다른 사람의 상표권을 침해하는 것일 수 있어 이에 따른 소송을 피하기 위해 상표 등록을 진행하지 않는 것이 났다고 제안합니다. 많은 돈을 들여서 브랜드 마케팅, 광고, 영업권을 얻기 전에 동일 상표 검색을 하므로서 당신이 상표를 사용해도 될지 여부를 결정하는데 필요한 정보를 제공합니다.
- 특허청 심사 결과
특허청 심사결과 통지는 일반적으로 미국 특허청 검사관이 발행하는 거절 통지서입니다. 검사관이 당신의 신청을 검토하고 신청을 거절하거나 수정해야 할 필요가 있다면 특허청 심사 결과 통지서가 발행됩니다. 특허청 심사결과 통지서에는 제품과 서비스의 묘사를 수정하는 절차적 거절부터 혼동 가능성이나 묘사에 따른 거절과 같은 실질적 결과 통지까지 여러 종류가 있습니다. 저희 사무실은 특허청의 거절 통지를 해결하기 위한 대응을 준비합니다.
저희 사무실이 대응하는 일반적인 실질적 거절 통지는 아래와 같습니다.
– 혼동 가능성(Likelihood of confusion)
– 부도덕하거나 사회적으로 문제의 소지가 있는 경우
– 단순 묘사
– 속이려는 의도로 오기한 경우
– 일반성
– 주로 지리적으로 묘사한 경우
– 주로 단순한 성(surname)인 경우
- 실제사용증거
실제사용증거를 제출한다는 것은 당신의 진행 중인 상표등록 신청이 허가되었고 차후 실제사용증거를 제출했을 때 상표 등록이 되고 검사관이 이를 승인할 것이라는 의미입니다. 실제사용증거는 신청인이나 신청인의 변호사가 제출하는 맹세로 신청인이 실제로 미국내 거래시 본래 상표 등록을 신청한 제품과 서비스에 있어 상표를 사용할 것이라고 주장하는 것입니다.
실제사용증거 제출시기
상표등록 신청을 ‘사용 중’인 것을 의미하는 미연방 상표법 조항 1(a)로 한 경우, 별도로 실제사용증거를 제출할 필요는 없습니다. 그러나 신청을 ‘사용할 것’을 의미하는 미 연방 상표법 조항1(b)로 하여 승인 통지서를 받은 경우, 승인 통지서의 발급일로 부터 6개월 이내에 실제 사용증거를 제출해야합니다. 만약 아무것도 제출하지 못한다면 신청을 포기한 것으로 간주됩니다.
실제 사용증거를 제출하기 위해선 어떤게 필요한가요?
실제 사용증거의 목적은 상표 등록을 신청한 제품과 서비스에 있어서 상표를 실제로 사용할 것임을 입증하기 위함입니다. 그러므로 다음의 정보가 필요합니다: (1) 상표 등록을 신청한 제품과 서비스의 거래에 있어서 가장 처음으로 당신의 상표를 사용한 날짜; (2) 제품과 관련된 상표 견본. 견본은 반드시 JPEG/PDF 사진 형식으로 본래 상표 등록을 신청한 제품 및 서비스와 동일한 모양의 상표(글자 또는 로그)가 선명해야 합니다.
–제품의 경우: 만약 제품을 위한 상표라면 실제 제품에 부착된 신청한 상표와 동일한 JPEG/PDF 사진 파일을 보내주시기 바랍니다. 제품을 택이나 라벨, 제품의 포장용기, 제품 관련 진열 혹은 제품에 상표가 사용되고 있다는 것을 보여주는 제품의 사진을 제출하시면 됩니다. 실제 제품은 제출하시 마십시오. 예를 들어, 제품이 의약품인 경우, 상표가 반드시 의약품 포장지에 선명하게 드러나야 합니다. 셔츠와 같은 의류인 경우, 상표가 반드시 셔츠 뒤의 택나 소매, 셔츠 아래 모서리 부분에 있어야 합니다. 인보이스, 안내문, 주문서, 선하증권, 전단지, 브로셔, 홍보자료, 서류에 인쇄된 회사명과 비지니스 명함은 일반적으로 제품 견본으로 받아들여지지 않습니다.
–서비스의 경우: 서비스와 관련해 사용된 상표의 견본은 서비스를 판매하거나 광고하면서 상표가 사용되었음을 보여주어야합니다. 상표, 서비스에 관한 브로셔, 서비스 광고, 비지니스 명함이나 서비스와 관련된 문구류에 있는 상표 또는 서비스를 제공하거나 광고할 때 상표가 사용된 것을 보여주는 사진을 제출하시면 됩니다. 상표만 보여주면 되는 것이 아니고 상표에 제공하는 서비스에 관한 언급이 있어야합니다. 예를 들어, 만약 상표를 “XYZ”로 등록하려면, 비지니스 명함에 “XYZ”만 있는 것은 받아들여지지 않습니다. 비지니스 명함에 “XYZ 공인중개”가 표시되어있다면 가능합니다.
주의: 사진 견본은 반드시 상표등록을 신청한 상표과 동일해야합니다. 만약 원래의 상표가 로고인데 견본이 이와 다른 폰트나 그림이라면, 미국특허청은 실제사용증거를 거절하게 됩니다.
만약 아직 상표를 사용하지 않고 있지만 승인 통지서는 이미 받은 경우:
실제사용증거 제출기한을 늘릴 수 있습니다. 이 경우 원본 승인 통지서 발급일자로 부터 실제사용증거 제출기한이 6개월 연장됩니다. 총 5번을 연장할 수 있습니다. 그러나, 실제사용증거는 원본 승인 통지서 발급일자로 부터 36개월 이내에 제출해야 합니다. 다시 말해서,실제 상표는 상표가 승인된 후, 반드시 36개월이내에 시장에서 사용되어야 하고 제출되어랴 합니다.
비용
2016년 이후부터 미국특허청에 실제사용증거를 제출하는데 100불, 연장 신청시 150불입니다.
- 제8조와 제9조 진술서와 갱신
지속적인 사용에 관한 진술서는 상표등록 후 5년째부터 6년 종료 이전에 미국특허청에 제출해야한다. 제출하지 않은 경우, 상표등록은 자동으로 취소됩니다. 추가로, 미국특허법 제8조와 제9조에 따라서 사용 신고와 갱신 신청은 등록일로 부터 9년째부터 10년 종료 이전에 반드시 제출해야하고 그렇지 않은 경우 등록이 만료됩니다. 갱신과 사용 신고는 상표등록권을 유지하기 위해 기한 내에 제출해야 한다.
제15조 불확실성
추가로, 상표등록에서 더 유리하려면, 특정한 가치가 있는 불가쟁 권리를 얻기위해 미국상표법 제8조와 제15조를 같이 주장할 수 있습니다. 제 15조, 불가쟁 등록은 등록된 상표의 유효성과 등록자가 거래시 상표를 사용할 수 있는 독점적 권리에 대한 결정적인 증거입니다. 신청자는 상표 최초 등록 후, 5년 동안 지속적으로 해당 상표를 사용해왔다는 진술서를 추가로 제출해야 합니다. 상표등록과 관련된 법적 문제가 있을시 여러 장점이 있으므로 이를 제출할 것을 추천해드립니다.
- 상표등록 이의절차
상표등록 이의 절차는 상표 재판 및 항소 위원회 이전에 진행되는 것으로 제3자가 진행중인 상표등록 신청에 이의를 제기할 때의 절차입니다. 예를 들어, 만약 당신이 상표등록 신청을 했고 (따라서 당신은 “신청자”가 됩니다) 경쟁자가 이를 알고 상표등록에 이의가 있다면 적절한 기간내에 이의를 제기할 수 있습니다. 이의자는 발표통지 후 30일 이내에 이의를 제기해야합니다.
상표등록 이의 신청은 많은 측면에서 상표권 침해 소송과 비슷합니다. 대부분의 용어는 다르지만요. 예를 들어, 이의자가 “이의제기”를 해야하고 상표등록 신청자는 응답을 해야합니다. 연방법원소송에 해당하여 대부분의 절차에서 당사자들은 연방민사소송법을 따르게 됩니다. 당사자들은 서면 증거개시와 증언 같은 증거개시를 하게 됩니다. 하지만 차이점도 있는데, 즉 배심 재판이 없다는 점입니다. 대신 사건은 버지니아주 알렉산드리아시 판사들로 구성된 상표재판 및 항소위원회에서 진행됩니다. 또한 재산적 피해나 사용명령은 이의절차에서 가능한 구제수단이 아닙니다. 가능한 구제수단은 신청자의 상표등록을 막는 것 뿐입니다.
이의가 왜 중요할까요? 아시다시피, 연방 상표등록을 하는 것은 굉장히 중요한데, 이는 일반적으로 국내에서 상표권자의 상표를 보호해주기 때문이죠. 경쟁자나 침해자의 연방 상표등록을 막는 것은 상표권자의 중요한 권리입니다.
저희 사무실은 특히 미국특허청 이의와 취소 절차 및 그외 복잡한 사건에 있어 다수의 상표권 관련 문제를 제출하고 대응해왔습니다.
- 7. 상표권 소송
“저희는 상표권과 지적재산권 소송 전문입니다.”
저희 회사는 수년동안 상표권 소송에서 전문성을 개발해왔습니다. 사실, 저희 고객분 중 대다수는 저희의 상표법에 관한 완벽한 이해를 이유로 상표권과 관련 지적재산권 소송을 문의하러 오십니다. 저희는 고객의 상호명과 명성의 중요성을 알고 효과적으로 지키는 방법도 압니다. 상표권 침해자를 막거나 사업 수단을 보호하기 위해 변호사를 선임할 때는 상표권, 불공정 경쟁, 영업비밀법 및 필요시 합의를 위한 적절한 전략을 잘 아는 숙련된 소송대리인으로 선택하셔야 합니다.
“연방 혹은 주 법원 소송이나, UDRP 도메인 분쟁 소송까지도 저희는 성공적인 결과를 이끌어냅니다.”
저희 회사는 임시접근금지명령, 약식판결 신청 인용, 피고에게 불리한 판결을 받아내는데 경험이 있습니다. 또한, 저희의 거래상표법에 대한 탄탄한 배경은 소송부분을 더 잘 이해할 수 있도록 합니다. 예를들어, 미국 특허청으로 부터 상표 위조 혐의를 받은 경우, 실제사용증거나 특허청 심사결과에 대한 답변이 어떻게 제출되었는지에 대한 저희 변호사들의 이해도가 결과에 영향을 끼치게 됩니다.저희 펌은 다수의 미국특허청에서의 상표 이의제기와 취소 절차를 제기하기도 하고 대응하기도 했습니다. 저희 로스앤젤레스 상표법 변호사들은 연방 법원 체제를 이해하고 있고 이런 사건에서 무리없이 뉴욕, 텍사슬, 메리랜드, 플로리다 등 여러 주에서 소송을 진행합니다.
비즈니스 본질과 인터넷 및 이커머스의 상징성이 변하면서, 고객분이 선택하는 상표권 변호인은 반드시 위에서 언급된 모든 형태의 소송에 대해 익숙하고 잘 알고 있어야합니다. 저희의 경험에서 볼때, 저희는 다른 형태의 상표권 소송의 장단점에 대해 조언해드리고, 합리적인 가격으로 올바른 절차를 집행합니다. 저희는 상표법에 관한 저희의 지식과 경험에 대해 자랑스럽게 생각하고 있으며 고객분의 문제 상담이 필요하시다면 저희에게 연락주시기 바랍니다.
- 해외상표 신청 전략
많은 분들이 국제적으로 상표권을 지키는 방법을 알고 싶어하십니다. 사실 통용되는 국제상표권은 없습니다. 특허권과 마찬가지로, 상표권은 관할 구역이 정해져 있어서 신청된 국가에서만 통용이 됩니다. 따라서 미국 상표 신청은 오직 미국에서만 상표권을 인정해줍니다. 미국에서 등록된 상표를 일본이나 독일 혹은 다른 나라에서 보호하려면 각각의 나라에서 상표신청을 해야합니다. 이렇게 되면 비용과 시간이 많이 들게 됩니다. 하지만, 마드리드 의정서 신청을 하여 신청을 간소화하고 장기적으로 비용을 줄이는 방법도 있습니다.
마드리드 의정서를 통한 각국의 상표 신청
2003년부터 미국은 마드리드 의정서 가입국이 되었습니다. 이는 국제조약으로 한번의 신청으로 많은 가입국에서의 해외상표등록을 가능케하여 절차를 간소화하였습니다. 마드리드 의정서 이전에는 상표등록을 신청하려는 나라마다 그곳의 변호인을 고용하고 개별적으로 신청을 해야만했습니다. 이제는 각국의 변호사를 선임하는 고충없이 미국 변호사를 통해서 신청이 가능합니다. 즉, 미국 상표등록 신청을 했던 미국 변호사 그대로 마드리드 의정서를 신청하여 원하는 여러 국가에서 상표등록을 할 수 있습니다. 일반적으로, EU (약 29개의 국가로 구성)와 다른 국가를 선택하게 되면 각 국가에서 변호사를 선임할 때보다 국가 당 비용이 상대적으로 저렴하고 가격 경쟁력이 있습니다. 현재 마드리드 의정서에는 60개국이 가입되어있습니다. 그러나 이를 이용하기 위한 몇가지 조건이 있습니다.
마드리드 의정서 신청에 필요한 조건:
마드리드 의정서를 신청하려면 다음의 요건을 충족해야합니다.
– 미국 상표등록 신청이 진행 중이거나 미국특허청에 상표등록이 되어있을것, 또한
– 상표권자는 반드시 미국 시민권자이거나 미국에 실제 거주 중이거나 미국에 실질적이고 유효한 산업이나 상업체가 있어야 한다.
마드리드 의정서 비용:
마드리드 의정서 신청시 미국특허청에 신청비용을 납부해야 합니다. 신청비용은 신청하려는 제품과 서비스의 분류 숫자에 따라 달라집니다. 제품과 서비스가 많을수록 신청비용도 높아집니다.
두번째로는 세계지적재산권기구 (WIPO)에 국제 상표 등록 비용을 납부해야 합니다. 신청시 상표등록을 위해 지정하는 국가에 따라 비용이 달라집니다.
마드리드 의정서 절차:
고객이 미국 내 상표 등록 신청이 진행 중이거나 등록되어있다는 것을 가정하에, 변호사는 버지니아주 미국특허청에 마드리드 의정서를 신청하게 됩니다. 미국특허청은 이후 확정된 신청을 마드리드 의정서를 담당하는 세계지적재산권기구의 국제부 (IB)에 전달합니다. 국제부는 신청에 필요한 모든 요건이 충족됐는지 결정합니다. 충족시 국제부는 세계지적재산권기구 상표에 상표를 등록하고 증명서를 신청자에게 보냅니다. 신청에 문제가 있는 경우, 국제부는 “이상있음 통지서”라는 통지서를 발행합니다. 이에 답장을 하고 문제를 해결 할 수 있습니다.
국제부가 신청을 받아들이면 마드리드 의정서 신청서에서 “회원국”으로 불리는 고객이 상표등록을 하려는 국가 각각에 이를 통지합니다. 각 회원국은 이를 각 국가내에서 법에 따라 신청된 것과 동등하게 보고 판단하게 됩니다. 국가에서 신청이 승인을 받게 되면 상표가 등록됩니다.
마지막으로 미국 내의 상표등록 신청은 마드리드 의정서 신청을 좌우하므로 굉장히 중요합니다. 만약 미국내 상표등록 신청을 처음 5년 사이에 포기하거나 취소하면 국제부에서 진행되는 상표등록도 마찬가지로 취소됩니다.
- 해외상표등록 신청의 근거 설명
처음 미국 상표 신청시 미상표법 조항1(a) “실제사용” 근거나 1(b) “사용의사” 근거로 신청하게 됩니다. 하지만 해외에서 이미 상표등록을 신청했거나 등록을 한 상표권자가 미국에서 동일한 상표를 등록하려고 하는 경우, 이전에 했던 방식과는 다른 방법으로 미국 상표등록을 신청해야 합니다. 이런 경우 44(d) 조항이나 44(e) 조항을 근거로 신청하게 됩니다.
- 44(D) 조항 해외신청 근거
상표등록 신청을 미국 외 국가에서 처음으로 한 경우 동일한 상표등록 신청은 처음의 해외 신청을 한지 6개월 내라면 44(d) 조항에 따라 미국에서 할 수 있습니다. 이 경우 미국에서의 신청은 “해외 우선권 근거”로 알려진 원래의 해외 상표 신청일자의 우선권을 얻게 됩니다. 즉, 원래의 해외 상표 신청일자가 미국 상표 신청의 유효한 일자가 된다는 것입니다.
이 해외 신청일자 우선 개념은 만약 다른 상표가 미국 내에서 44(d)조항에 근거한 신청자의 우선일자 (본래의 해외 신청일자) 이후에 신청된다면 44(d)조 신청자가 다른 신청보다 우선하게 되므로 중요합니다. 예를 들어, 44(d)조 신청자의 미국 내 상표 등록일자가 다른 신청자보다 늦었더라도 44(d)조 신청은 우선일자(본래의 해외 신청 일자)가 다른 상표 신청자의 미국 내 신청일자 보다 더 일찍이라고 보아 우선하게 됩니다.
44(d)조 신청을 위한 요건
(1) 본래의 해외 상표등록 신청 후 6개월 내에 우선일자 주장이 있을 것
(2) 해외 상표등록 신청이 신청자가 태어난 국가에서 있을 것
(3) 44(d)조에 따라 미국에서 신청된 상표가 본래의 해외에서 신청한 상표와 동일할 것
(4) 신청자는 반드시 본래의 해외 신청의 일자, 일련번호, 신청 국가를 명시할 것
(5) 신청자는 반드시 상표를 상업적으로 사용할 것이라는 진실된 의사를 밝히는 문서를 제출할 것
(6) 신청자가 태어난 국가와 해외 상표등록 신청이 되어있는 국가 모두, 미국이 우선권을 제공하는 국가조약이나 합의서 회원국이어야 할 것
(7) 제품과 서비스의 범위가 본래의 해외 상표등록 신청의 범위를 초과하지 않을 것
44(d)조와 44(e)조에 따른 신청이 가지는 불공정한 장점은 처음의 상표등록 신청시 미국에서 상업적으로 사용할 것임을 증명하지 않아도 된다는 것입니다. 따라서 1(a)근거로 신청시 일반적으로 요구되는 견본이 44조의 신청의 경우 필수가 아니라는 겁니다.
44(d)조의 신청에서 제품과 서비스의 설명은 또 다른 문제가 있습니다. 일반적으로 44(d)조의 신청시 미국에서는 제품과 서비스가 본래의 해외에서 신청한 상표와 완전히 동일할 것을 요구합니다. 하지만 미국과 달리 많은 해외 국가들은 제품과 서비스의 범위를 더 넓게 기재하여도 이를 허용하고 있습니다. 본래의 해외에서 신청한 상표와 비교해 제품과 서비스의 설명을 더 넓게 기재하고 44(d)조의 신청을 한 경우 미국특허청은 신청자에게 설명을 명확히 하라거나 범위를 축소하라고 요구할 수 있습니다. 특허청이 어떤 조취를 취하던지 44(d)조 신청의 제품과 서비스의 범위는 본래의 해외 상표 신청의 범위를 초과할 수 없습니다.
마지막으로 만약 44(d)조 신청시 본래의 해외 상표등록 신청 후 6개월이 지났다면, 해외 신청자는 여전히 44조에 따라 상표등록을 신청할 수는 있지만 해외 우선일자의 혜택을 받지는 못 합니다.
- 미상표법 44(E)조항의 해외 등록 근거
44(e)조 근거는 미국에서 신청하려는 상표와 동일한 상표가 해외에서 등록된 이후 아무때나 신청할 수 있습니다. 44(d)조 근거와 비슷하게 44(e)조는 신청시 미국에서 상표를 실제로 사용하고 있음을 증명하지 않아도 됩니다. 그러나 신청자는 반드시 신청시 미국에서 상업적으로 상표를 사용할 것이라는 진실된 의사를 갖고 있어야합니다. 실제로 이러한 진실된 의사가 없음이 이의자에 의해 증명된다면 상표는 처음부터 무효인 것으로 간주됩니다. 추가로 상업적 사용의 증거는 다음의 8조와 8/9조 개정본에서는 언제나 필수입니다. 또한 44조를 근거로 신청할 때에 실제 상업적 사용 근거는 요구되지 않지만, 미국에서 상표권 침해 소송을 할 때에는 요구됩니다. 상표의 상업적 사용의 근거는 결국 등록자가 상표를 포기했다는 주장이 있을 때 중요하게 작용합니다.
44(e)조 신청은 신청시 해외등록 상표 사본을 함께 제출해야 하고 영어가 아닌 경우 번역본도 같이 제출해야 합니다. 44(d)조에 따라 상품과 서비스는 해외등록 상표 내용과 동일하고 범위를 초과하지 않아야 하고 상표는 완전히 동일해야합니다.
해외에서 상표가 등록되었다고 해서 미국에서의 44(e)조 신청이 반드시 받아들여지는 것은 아닙니다. 신청은 미국특허청의 기준과 상표법에 따라 심사되고 동일한 상표가 해외에서 등록되었어도 여러 이유로 신청이 거부될 수 있습니다.
III. 처음 미국 상표등록 신청 근거 수정
종종, 특히 미국에서 상표등록 신청을 하는데 시간이 중요한 경우, 처음 신청 근거가 잘못된 경우가 있습니다. 어떤 경우, 원래의 미국내 신청 근거는 자발적 수정(voluntary amendment)을 제출하여 바꿀 수 있습니다. 예를 들어, 신청자는 신청을 1(b) 사용의사를 근거로 잘못했을 수 있습니다. 그러나 이전의 해외 상표등록 신청이 44(d)의 우선권 근거의 조건을 충족할 수 있습니다. 적절하다면, 1(b) 근거를 수정하는 자발적 수정을 할 수 있습니다. 이에 따라, 신청자는 동시에 신청을 해외등록 상표를 제출할 때까지 중지시켜 놓을 수 있고 44(e)조를 근거로 등록 신청을 할 수 있습니다.
다른 경우, 만약 근거가 되는 해외 상표등록 신청이 등록까지 이어지지 않는다면 44조 신청을 수정할 수 있습니다. 궁극적으로 모든 44조 신청의 경우, 해외 상표등록 신청이 등록까지 되어야 미국에서 44조에 따라 상표등록을 할 수 있습니다. 해외 상표등록이 되지 않는 경우, 44조 신청을 1(a) 신청으로 수정하여 신청자가 상표를 미국 내에서 사용함을 증명하게 됩니다.
- 66(A)조항의 마드리드 의정서에 따른 국제 상표등록
랜햄(Lanham)법 제66(a)조에 따라, 신청자는 마드리드 의정서에 따라 인정된 국제등록 상표를 더 폭넓게 보호받을 수 있습니다. 마드리드 의정서는 여러 회원국이 따르고 있는 조약이고 세계지적재산권기구 (WIPO)가 관리하고 있습니다.
–자세한 상표권 관련 문제
- 상표권 침해
- 불문법상의 상표권
- 트레이드 드레스 (Trade Dress, 외형 디자인 제공방식 전반적인 이미지 등을 지적재산권으로 규정)
- 주 상표등록 v. 보충 상표등록
미국특허청 내에는 두 종류의 상표권 기록부가 있는데 이는 주요 기록부와 보충 기록부로 나뉘어집니다. 일반적으로 신청자가 새 상표등록을 신청할 때 그 상표가 최종적으로 승인되고 등록되면 주요 기록부( Principal register)에 기록됩니다. 하지만 신청을 검사하는 중 특정 상황에서는 특허청이 권고하거나 신청자가 자발적 수정을 통해 신청을 보충 기록부로 수정할 수 있습니다. 일반적으로 “묘사적” 표시는 주요 기록부가 아닌 보충 기록부(Supplemental Register)에 기록됩니다.
문제는 두 기록부의 차이점이 무엇인지 인데요. 주요 기록부(Principal register)는 여러 장점과 추정을 받을 수 있다는 점에서 그렇지 못한 보충 기록부(Supplemental register)보다 강하다고 여겨집니다. 아래의 표는 이런 차이점을 보여줍니다.
| 주요 기록부 | 보충 기록부 |
| “특징있는” 상표를 보호함 | “특징없는” 상표만을 보호함 |
| 유효성 추정 | 유효성 추정이 없어 당사자가 상표 유효성을 증명해야함 |
| 소유권 추정 및 상표권 침해자의 선의 주장을 막기위한 형성적 통지서가 있음 | 소유권 추정이나 형성적 통지서 없음 |
| 제15조 진술서를 제출하여 “불가쟁력”을 얻을 수 있음 | “불가쟁력”이 없음 |
| 모조품의 수입을 막기위해 미국 관세청에 기록할 수 있음 | 미국 관세청에 기록 할 수 없음 |
| 주요 기록부에 등록된 상표는 마드리드 의정서 신청의 기반이 될 수 있음 | 보총 기록부에 등록된 상표도 마드리드 의정서 신청의 기반이 될 수 있음. 하지만 마드리드 의정서 신청시 표시를 보충 기록부에 등록하려는 신청으로 수정하는 것은 허용되지
않음 |
| 처음에 신청을 “사용의사” 근거로 제출 할 수 있음 | 보충 신청은 “사용의도” 근거로 제출 할 수 없음 |
보충 기록부에 이런 단점이 있음에도 왜 신청자가 신청을 보충 기록부로 수정할까요? 위에서 언급한데로, “묘사적” 표시는 반드시 보충 기록부에 기재재되게 됩니다. 종종 일어나는 일은 신청자가 처음에 묘사적 표시를 주요 기록부에 기재하는 신청을 하고 후에 신청을 검사하는 도중 특허청이 표시가 “단순 묘사”라는 이유로 신청을 거부하는 것입니다. 따라서 어떤 경우 신청자는 신청을 보충 기록부로 수정하면서 거부되지 않을 수 있습니다. 다른 경우 특허청이 표시가 묘사적이라고 보더라도 신청자가 표시가 다른 의미를 갖고 있고 따라서 주요 기록부에 기록될 조건을 충족했다고 주장할 수 있습니다. 보충 기록부에 기록되어 단점이 있기도 하지만 아무 기록도 되지않은 것 보다는 상대적으로 여러 장점이 있습니다.
– 주요 기록부의 표시와 마찬가지로 상표권 침해 소송을 연방법원에서 할 수 있다.
– 제3자가 혼동될 정도로 비슷한 상표를 주요 혹은 보충 기록부에 등록할 수 없다.
– 보충 기록부에 등록된 상표권자도 ® 표시를 사용할 수 있다.
– 5년 연속으로 상표가 보충 기록부에 등록되고 사용된 후 등록자는 주요 기록부에 등록을 다시 신청할 수 있다.
- 대마초 상표권 문제
- 상표권 공정사용 대응
- 의류와 상표권 문제
- 도메인선점금지와 UDRP(통일도메인이름분쟁해결정책:uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy)
- . 상표권과 브랜딩딩